王黎明*

     *作者单位：国家知识产权局专利局专利审查协作广东中心

    一、引言

2019 年11月1日，新修订的《专利审查指南》开始施行。此次修订中将创造性评述“三步法”中发明实际解决的技术问题由原来的“然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题”修改为“然后根据该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题”，即明确强调了要将发明实际解决的技术问题根植在“在要求保护的发明中”环境中去，不能脱离本发明的发明构思。

在三步法判断中，首先是提出问题，而后寻找解决技术问题的技术手段，技术问题的确立尤为重要，只有将技术问题确定正确、清楚、明了，才能给本领域技术人员寻找技术启示带来方向，能否客观准确地确定发明实际解决的技术问题，直接影响后续结合启示的判断。然而由于实务审查中，经常出现审查员认定的最接近现有技术不同于申请人背景技术中描述的现有技术，使得在确定区别技术特征实际解决的技术问题时与申请人声称的技术问题、技术效果不同，需要审查员依据具体技术方案重新进行客观确定。

“客观确定”依赖于本领域技术人员对现有技术的掌握认知，不同技术人员对现有技术的理解存在差异，加之审查的过程是本申请先入为主，在此过程中，容易受到主观因素影响，难以客观、准确地确定发明实际解决的技术问题，出现技术问题确定宽泛化、笼统化、边缘化等诸多问题，没有将发明实际解决的技术问题落入本发明中，本文结合一复审撤驳案例，探讨应当如何正确地确定区别特征在要求保护的发明中所解决的技术问题。

二、案例解析

复审决定号第151019号案例，涉及一种如何防止支票、预付款卡等类的金融票据在其相关联的金融数值已被使用或者兑换后，被再次在ATM 等机器上使用的处理方法。现有技术中大多以背书的方式，即通过在已使用的支票的背面打印盖章的方式，表示其作废，然而，这种方式会出现由于打印不清晰，或者使用者人为篡改，使得支票有被再次使用的可能。

针对此，该发明提出一种用于确定这类金融支票， 与其相关联的数值先前是否已被用尽的无效方法，该方法步骤主要包括，检测金融支票的超声图像，通过检测超声图像中不连续小孔表现的亮点的排布是否与金融支票的数值被用完时所生成的穿孔图案相对应来判断金融支票是否无效。通过这种方式，避免了金融支票再次被兑现，减少了金融风险。在驳回决定中引用一对比文件4作为最接近现有技术，该文献涉及一种能够利用超声波来确定诸如纸币等的纸张是否具有磨损的孔或其他缺损，进而判断纸张是否适合流通。

该发明与该对比文件相比较，区别技术特征在于该发明是用于确定金融支票是否在跟金融支票相关联的数值先前已被用尽的意义上的无效，检测对象为金融支票，通过检测超声图像中不连续小孔表现的亮点的排布是否为先前生成的穿孔图案相一致，确定金融支票是否无效。针对以上区别，在驳回理由中审查员认为该发明实际要解决的技术问题为“如何设置物品无效的标准以及作废标记”，并认为该区别属于本领域公知常识，进而作出驳回决定。

然而，该案在复审阶段被复审委撤驳，撤驳理由中认为该发明并非旨在保护一种检测金融票据上是否具有孔的方法或装置，而是为了避免打印的背书不清晰或篡改，采用穿出小孔表示支票等介质无效后，再对之前穿有小孔标记的无效支票进行检测的手段，这些手段也是构成该申请与对比文件4的区别，基于该区别，该申请实际要解决的技术问题应当是如何防止已用支票被篡改以欺骗机器允许再使用金融支票相关联的数值的可能，而非驳回理由中所确定的“如何设置物品无效的标准以及作废标记”。

该发明的背景技术描述的现有技术是采用背书的方式进行物品介质的无效标记，相对于背景技术，该申请的发明点在于，步骤一：采用穿孔的方式进行无效标记；步骤二：在步骤一的基础上进行无效标记超声波图像识别验证。对比文件4公开的是利用超声波图像进行有孔的残缺纸张的检测，按照驳回决定中的逻辑，对比文件4已经公开了利用超声波进行孔的标记检测，相当于上述的步骤二已经公开，相对于申请人的背景技术，已经公开了发明点的一部分，区别仅在于该发明的孔是用于金融支票类物品是否被无效，而对比文件4的孔是用于标记纸张是否适用于流通， 因此将发明实际解决的技术问题概括为“如何设置物品无效的标准以及作废标记”，进而认为该标准的确定属于本领域公知常识，得出不具备创造性的结论。

驳回理由中所确定的“如何设置物品无效的标准以及作废标记”是一种上位的、宽泛的概况，其将该发明两方面的内容进行上位化：首先是检测对象的上位化，将与金融数值相关联的金融支票上位化为“物品”，忽略了该发明主题；其次，将“无效”的概念上位化，该发明“无效”的意义与对比文件4中“无效”的意义并不相同，该申请是检测支票所内涵的金融数值已被使用的“无效”，而对比文件4 是纸张是否存在孔等破损的无效。联系该发明技术方案前因后果整体看待，该发明的内涵金融数值意义的金融支票与一般概念的纸张相比，是具备特殊属性的，将其上位概括为“物品”无疑抹去了其特殊性，按照对比文件4的教导，有孔的残缺纸类不适于流通，那么为了金融支票的正常使用，本领域技术人员是不会想到在特意支票上穿孔作为无效的标记，而对比文件4中也不是人为特意地在纸张上设置孔，以表示一种无效标准的建立，只是在纸币已经发生孔的破损后，如何将破损的纸币检测出来。因此，将区别技术特征概况为物品无效标准的脱离了该发明的发明构思。在实务审查中，有时因受到对比文件的影响，会沿着对比文件教导的思路改进现有技术达到该申请，为了使该发明与对比文件解决技术问题的趋同，拉近该申请与对比文件之间的距离，而将技术问题进行上位地、宽泛地概括，以放大相同点，缩小不同处，这种做法是不可取的，有违“三步法”的创造性判断思路。创造性审查应实事求是地将发明实际解决的技术问题落入该发明的技术环境中，客观、准确地认定实际要解决的技术问题。

三、如何正确确定发明实际解决的技术问题

（一）发明实际解决的技术问题所遵循的原则

审查指南指出，发明实际解决的技术问题，是指为了获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。重新确定的技术问题可能要依据每项发明的具体情况而定。作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。

既然发明实际解决的技术问题是对最接近现有技术的改进，那么在面临最接近现有技术时，首先应当认识到最接近现有技术存在的技术缺陷，这种缺陷是本领域技术人员在没看到该申请之前基于现有技术就可以认识到的，然后才能遵从发现问题—提出问题—解决问题的思路对现有技术进行改进，技术问题的存在及发现是第一步，并且从该技术问题对现有技术进行改进后，可以到达该申请。需要进一步说明的是，要选择合适的最接近现有技术，审查中选取的最接近现有技术与申请人的背景技术可以不同，在最接近现有技术上需要改进的缺陷问题与该申请描述的也不同，但是该领域技术人员要根据本发明及现有技术的整体能够客观确定。最接近现有技术的缺陷是可以被该领域技术人员发现的、认知的、以及改进的，并且按照最接近现有技术缺陷所提出的改进任务，也能够实现该发明。就该案上述案例而言，选取的最接近现有技术并不合适，本领域技术人员从该对比文件并不能发现其存在的某种缺陷，该种缺陷会使得本领域技术人员在改进后得到该申请。

在确定实际解决技术问题的过程中要严守客观的原则。要将发明实际解决的技术问题落入该发明的技术方案中，排除审查员的个人主观想法。客观，是专利审查任何法条都脱不开的原则，然而，由于各种技术的难易程度不同，申请文件的撰写侧重点不同，在追求客观的过程中，不免受到主观意识的影响。专利审查如何做到客观，笔者认为还是充当好本领域技术人员的角色，熟练掌握本领域普通技术知识，遇到难题不断检索，尤其遇到对比文件没有记载、需要本领域技术人员客观推定的内容时，也应从该领域的其他文献中查找推定的理论依据，保证每一论点都有论据的支撑，而不能想当然地臆断。其次，要培养科技人员的逻辑思路，用逻辑的思维检验创造性的评述过程是否有漏洞，是否能从对比文件到该发明构建符合逻辑思维的技术发展路线。

再者，要用发展的、联系的眼光看待该发明及对比文件的技术方案，考虑从现有技术到该发明的发展过程，相关技术手段之间、以及技术问题与技术手段之间的联系性。当审查中确定的最接近现有技术同申请人背景技术中提到的现有技术一致时，可以遵循申请人的技术发展思路进行改进。当审查确定的最接近现有技术不同于申请人背景技术中提到的现有技术时，此时，审查是沿着与申请人不同的技术路线进行改进，此时要进行充分检索，了解现有技术在这一路线的发展情况，从缺陷的存在、发现到问题的提出、解决进行充分地研判，以事实为支撑，对技术发展进行客观、科学的逻辑分析推理、演绎，摒弃不符合现有技术教导的非常规做法，找到正确的问题解决思路。

以联系的观点看待是指虽然在创造性的评述中，权利要求被拆分为各个特征，但是这只是采用的一种评述方法，在思路上应当时刻保持技术方案整体的有机统一，包括我们一直强调对于存在相互联系的技术特征要联系起来看，该点在审查中已经引起足够的重视，在此不在赘述。本文此处提出联系的观点，着重强调于技术特征与技术问题的联系，技术特征与权利要求主题的联系。要谨防“重特征，轻问题”的情形出现，并且要分析技术特征与技术问题的对等对应关系，哪个特征解决哪个技术问题，有时会出现一个特征同时解决多个技术问题，也会出现多个特征共同解决一个技术问题的情况，要进行技术问题与技术特征之间的对等分析，不能放大、或缩小特征所对应的技术问题。还有涉及领域主题的问题，要分析发明实际解决的技术问题是否与权利要求主题密切相关，某些技术问题是仅针对该主题、该领域才会存在的问题，有些是多领域涉及的通用问题。例如该案中，因其涉及的是金融支票的无效检测，所以会面临采取何种方式表示该金融支票已被用尽这样的问题，而最接近现有技术中，是用于残缺纸张的检测，当遇到已经残缺的纸张时，本领域技术人员不会想到再通过何种方式表示该纸张已经无效的标记，这其中就关于主题的差异。

（二）如何客观、准确地确定发明实际要解决的技术问题

（1）选择最合适的最接近现有技术。如前所述，最接近的现有技术应当是，本领域技术人员在该文献基础上能够发现存在的缺陷，并且进行相应改进。比较推崇的是，按照重现申请人发明构思的审查思路，审查员选取的最接近现有技术应当尽量与申请人背景技术中描述的最接近现有技术一致，那么审查时，发明实际要解决的技术问题与申请人在说明书中声称的技术问题也一致，以此为动机，与申请人的技术改进路线一致，能更好地与申请人达成共识，有利于沟通，增加说服力。

（2）在以发展、联系的观点看待技术方案时，可以在方法上对权利要求技术特征进行多维度划分，包括发明点与非发明点的划分，关联性上的划分等，注重逻辑思维，因果关系的判断，并且多检索、多阅读，只有在对现有技术充分了解后，才能站在高位，对该发明及现有技术做出准确判断。例如该案中，权利要求1中限定了“并且确定所述多个不连续的小孔所对应的多个区域是否以作废图案设置，所述作废图案跟金融支票的资源数值被用完时在金融支票内生成的穿孔图案相对应”，该特征体现了在首先是有意生成穿孔图案，再进行孔图案的验证，前后存在因果关联，为什么采取穿孔的原因又与该案背景中的“背书”方式易被篡改相关联，不能将前期的穿孔与之后验证割裂开来。在此注意的是，当作为发明点的技术特征是存在相互关联的，共同解决某一技术问题时，即使属于发明点的某些技术特征被最接近现有技术公开，在基于其余区别技术特征确定发明点时，也同样应当将共同解决的技术问题列为发明实际要解决的技术问题。假如某一案例，涉及一种灯饰的玻璃饰件，采用硼硅酸盐材料制成，在该饰件内部加工螺纹孔用于悬挂时的固定，采用硼硅酸盐材料是为了容易在玻璃饰件上加工内螺纹，从而紧固更稳定，不会掉落，即采用螺纹的紧固结构与材料为硼硅酸盐是相互关联的特征，共同解决稳定固定的技术问题。最接近现有技术公开了采用螺纹固定，区别在于玻璃饰件的材料不同。基于该区别技术特征，该发明实际要解决的技术应当是，如何选取有益于螺纹紧固的玻璃饰件材料，使得饰件固定更稳定，而不是将材料的选取与螺纹紧固方式相割裂，认为实际解决的技术问题仅是如何选取合适的玻璃饰件材料。

（3）尽量避免对技术问题进行概括。在审查中，当发明实际解决的技术问题与发明声称的技术问题不一致时，难以客观确定发明实际要解决的技术问题，经常落入一种“如何设置……”的泛泛之谈。比如某申请相对于最接近现有技术，区别在于各个元件的连接关系不同，实际要解决的技术问题是实现装置的小型化、紧凑化，而审查员在确定技术问题时，确定为“如何连接各个元件”，进而认为如何连接属于本领域人员根据实际情况容易想到的常规设置。这种方式实际上聊同于未提出发明实际解决的技术问题，更无从据此查找技术启示。因此，要尽量避免对技术问题进行概括，应实打实地将特征放到发明的具体方案中，分析具体的效果，确定技术问题。当然，这个过程对本领域技术人员掌握的普通技术知识有要求，有时根据申请文件确实难以确定，那么可以在后续申请人的答复通知书中进一步沟通。

（4）权利要求未要求保护的特征不应被纳入发明实际要解决的技术问题中。确定区别技术特征在该发明中实际解决的技术问题，还要根据权利要求限定的特征确定发明实际解决的技术问题，未限定的特征在确定实际问题时不予考虑。《专利法》第59条规定“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。”即，专利请求保护的技术方案是以权利要求限定的为准，在发明实际解决的技术问题时，也是以权利要求特征能够体现的技术方案进行确定。倘若某一技术特征在权利要求未限定，那么在确定发明实际要解决的技术问题时，也不能将这一未限定特征带来的效果纳入问题的考虑中，也就是前文所述的技术特征与技术问题的对等对应关系。举例而言，复审决定第1F170181案例，涉及一种微通道换热器，前审作出驳回决定。申请人不服，提出复审，认为该申请实现了微通道换热器作为蒸发器的有效利用，其结构有利于冷凝水的流动，解决了冷凝水流动排出的问题；驳回引用对比文件中，并没有解决冷凝水流动排出的问题。经过复审审理后，该案依然维持驳回决定。原因在于，申请人所一致强调的解决冷凝水排出的问题是基于换热器作为蒸发器时才能解决的，而在目前的权利要求中并未限定换热器是作为蒸发器使用，当然区别技术特征也不包括蒸发器。基于此，该发明实际要解决的技术问题仅在于增加换热效率，而不包括利于冷凝水的排出。增加换热效率的技术问题已经在现有对比文件4中给出技术启示，因此原专利复审委员会最终作出维驳决定。倘若，该案审查中并未注意到该发明权利要求限定的保护范围，将说明书中所声称的技术问题和盘托出，认为是区别技术特征所解决的技术问题，那么对比文件就没有给出技术启示，结案就会走向授权。因此，在确定发明实际解决的技术问题中，要紧扣权利要求的保护范围，谨防将权利要求未保护的内容所带来的技术效果纳入发明实际解决的技术问题考虑中去。

四、总 结

修改后的《专利审查指南》（2020 版）在法律意义上，明确了发明实际解决的技术问题要落入要求保护的发明中这样的准则。但是在实际审查时案情错综复杂，如何在落实这一准则上，做好发明实际解决技术问题的确定，本文以复审案例进行分析阐述，认为要从最接近现有技术选取、联系发展观点、逻辑推理的思维，以及从权利要求保护范围等方面综合把握，摒除主观臆断，通过检索了解现有技术发展脉络，避免将技术问题上位化、笼统化的做法，以期客观、准确地确定发明实际解决的技术问题，希望能对专利审查的客观公正作出有益探索。